Tal como concedido e tal como depositado

July 3, 2018

Sabe a diferença entre o texto de um documento de patente "tal como concedido" e o texto do mesmo documento "tal como depositado"?

 

É bastante simples e bastante relevante essa diferença:

 

O texto do documento "tal como concedido" é o texto aprovado pelo examinador do INPI*. Por esse motivo, esse documento, em tese, não tem erros formais e as suas reivindicações costumam revelar um escopo de proteção bem menor do que o escopo das reivindicações originalmente depositadas.

 

A limitação do escopo das reivindicações é realizada pelo próprio titular no decorrer do processo administrativo, na tentativa de convencer o examinador de que a invenção é patenteável. Exemplificando: se o sujeito originalmente pleiteia a concessão da primeira bola amarela do mundo e o examinador diz que isso não é patenteável, o titular restringe esse escopo para "bola amarela feita de latex". Se ainda assim isso não for considerado novo e inventivo aos olhos do examinador, o titular acrescenta mais uma característica contida nas reivindicações dependentes ou no descritivo do documento às reivindicações independentes e assim sucessivamente, até convencer o examinador de que o documento atende aos requisitos de novidade e atividade inventiva determinados pelo artigo 8º da lei de propriedade industrial (lei 9279 de 1996).

 

Existe alguma finalidade prática nesse conhecimento ou essa informação é meramente didática e teórica?

 

Há duas vantagens em deter essa informação, isto é, duas vantagens em saber a diferença entre o "documento tal como concedido" e o "documento tal como depositado". Seguem os dois usos dessa informação: 

 

(i) quando for estudar documentos de patente de terceiros, com a finalidade de aprender mais sobre as técnicas de redação de patentes, compare um documento tal como concedido com um documento tal como depositado de um mesmo processo administrativo. Você verá o que é aceito pelo INPI* no que tange às formalidades das reivindicação, descritivo e desenhos e o que não é aceito pelo instituto. Comparando os dois documentos, é bem provável que você veja a estratégia do titular do pedido de patente em sempre buscar uma proteção maior do que aquela eventualmente concedida pelo INPI.

 

(ii) quando estiver elaborando uma busca de infração (FTO Search) ou estiver no meio de uma contenda litigiosa, o titular deve usar apenas o documento tal como concedido para determinar os limites do escopo de proteção da patente.

 

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*Por "INPI", entenda, o INPI brasileiro ou qualquer outro escritório de propriedade industrial no mundo: USPTO, EPO, CIPO, KIPO ou JPO, por ex...

 

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